代加工企业须规范使用商标

四川省高级人民法院日前就罗伯特·博世有限公司（以下简称“博世公司”）与博世（中国）投资有限公司（以下简称“博世中国公司”）提起的商标侵权及不正当竞争纠纷案作出终审判决，认定被告侵权行为成立，维持了四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）作出的两家公司获赔经济损失300万元的一审判决。

博世公司自1997年开始在工业用油、润滑油、汽车部件等多个商品类别上陆续注册了“BOSCH”“博世”文字及图系列商标（以下简称“涉案商标”）。之后，博世公司授权博世中国公司使用涉案商标。经过博世公司及博世中国公司的持续经营，涉案商标具有了一定的知名度。

成都一路行石油化工有限公司（以下简称“一路行公司”）成立于2013年，法定代表人为雷某，经营范围同样包括销售润滑油、汽车及零配件等。

成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司（以下简称“迈斯拓公司”）成立于2012年，经营范围为润滑油脂的研发、生产、加工、销售等。

2016年至2020年，一路行公司提交申请注册多件“博世新创”“博世”“博世振羽”“BOSCHX”等商标，商品类别包括第1类、第4类、第7类、第9类、第35类，但均未获准注册或已被宣告商标无效。

博世公司及博世中国公司发现，有润滑油销售店铺及网络平台上销售的润滑油、防冻液等产品上标有与涉案商标近似的标识，并写有“博世新创”“博世振羽”字样，部分被控侵权产品包装载明“制造商：博世新创公司”“迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司授权灌装”。于是将一路行公司等公司及相关个人诉至成都中院，要求立即停止侵权行为，并赔偿共计358万元。

成都中院经审理认为，被控侵权产品与涉案商标核定使用的商品类别构成相同或类似。鉴于二者处于同一市场，涉案商标本身具有较高知名度，以相关公众的一般注意力，容易对商品的来源产生误认，构成商标侵权。

涉案商标早在20世纪90年代获准注册，经过博世公司、博世中国公司的长期经营，在其领域具有较高的知名度。被告在经营活动中使用“博世”字号、商标等一系列行为构成侵权，需要共同赔偿博世公司、博世中国公司300万元。

一审判决作出后，被告表示不服，上诉至四川高院。迈斯拓公司主张其并非被控侵权产品生产商，只是代工厂，系一路行公司冒用其名称，其未实施侵权行为。四川高院经审理认为，即便被告之间存在委托关系，但被告作为被控侵权产品的共同生产制造者，也属于责任承担主体，且对于对外侵权责任而言，即使双方有约定，不能对抗第三方。在此情况下，被控侵权产品上记载的信息，可用于初步证明产品制造者，符合保护信赖利益、维护正常市场秩序的基本原则。最终驳回了上诉。

湖北高妍律师事务所律师成华表示，本案涉及到代工厂的知识产权侵权问题。在上游委托方构成知识产权侵权的情形下，代工厂往往需要承担共同侵权责任。判断代工厂是否有明知、应知的主观故意为重要考量标准。本案中，迈斯拓公司有申请注册同涉案商标近似的商标的行为，同时涉案商标在业内有着较高的知名度，因此法院认定其具有侵权的主观故意，没有尽到避免侵权的注意义务，最终判决其需要承担连带责任。但如果代工厂只是负责按照委托人的要求将商标贴附于商品上，并非商标实际使用人，无须承担相关责任。

北京市通商（杭州）律师事务所律师卢鑫表示，对于代工厂来说，需要充分秉承诚实信用原则，尽到审慎注意义务。一方面，主动就代工产品的知识产权进行审查，事前要求委托方出具相应的知识产权证明文书，并对相关知识产权的法律状态进行核查；另一方面，代工厂应当在代工合同中约定知识产权瑕疵担保条款，虽然该条款不能对外免除责任，但可以依据相关约定对委托方进行追偿。