第十四章 损害他人在先权利的审查审理

1  法律依据   《商标法》

第三十二条    申请商标注册不得损害他人现有的在先权利 ,  … … 。

2  释   义

本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的 ,  除商标权以外 的其他权利 , 包括字号权 、  著作权 、外观设计专利权 、  姓名权 、  肖像权 、地理标志以 及应予保护的其他合法在先权益。

"现有"  是指系争商标申请注册日前已经享有并合法存续 。  系争商标核准注册时在 先权利已不存在的 , 不影响系争商标的注册。

3  具体在先权利的审查审理

3.1  字 号 权

3.1.1  概   述

将与他人在先登记 、使用并具有一定知名度的字号相同或者基本相同的文字申请 注册为商标 , 容易导致中国相关公众混淆 , 致使在先字号权人的利益可能受到损害的 , 应当认定为对他人在先字号权的损害 ,  系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。

当事人以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为 依据提出主张的 , 适用本指南。

以事业单位及其他组织的名称 、个人合伙及个体工商户的字号提出主张的 , 参照 适用本指南。

3.1.2  适用要件

（1)  在系争商标申请注册日之前 , 他人已在先登记或使用其字号。

（2)  在系争商标申请注册日之前 , 该字号在中国相关公众中已具有一定的知名度。

（3)  系争商标的注册与使用容易导致中国相关公众误以为该商标所标示的商品或

者服务来自字号权人 , 或者与字号权人有某种特定联系 , 致使在先字号权人的利益可 能受到损害。

原则上系争商标与在先字号相同或基本相同时容易产生混淆 , 但在个案中应根据

在先字号的独创性 、知名度对系争商标与字号是否构成基本相同进行判断 。  其次 , 对 在先字号权的保护原则上应当以与字号权人实际经营的商品或者服务相同或者类似的 商品或者服务为限 , 但在个案中应根据在先字号的独创性 、  知名度 ,  以及双方商品或 者服务的关联程度 , 具体确定该在先字号的保护范围。

3.2  著 作 权

3.2.1  概   述

未经著作权人的许可 , 将他人享有著作权的作品申请注册商标 , 应认定为对他人 在先著作权的损害 ,  系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。.作品"  是指受到  《 著作权法》  保护的客体 。  在先著作权是指系争商标申请注册 日之前 , 作品已经创作完成。

3.2.2  适用要件

（1)  在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权 , 且该著作权在保护期限内。

在先享有著作权的事实可以用下列证据材料加以证明: 在先公开发表该作品的证 据材料 , 在先创作完成该作品的证据材料 , 著作权登记证书 , 通过继承 、转让等方式 取得在先著作权的证据材料等 。  对生效裁判文书中确认的当事人在先享有著作权的事 实 , 在没有充分相反证据的情况下 ,  可以予以认可 。  商标注册证或晚于系争商标申请 注册日进行登记的著作权登记证书不能单独作为认定在先著作权成立的证据。

（2)  系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。

（3)  系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品。

如果系争商标注册申请人能够证明系争商标是独立创作完成的 , 则不构成对他人 在先著作权的损害。

（4)  系争商标的注册申请未经著作权人许可。

系争商标注册人主张系争商标的注册申请取得了著作权人许可的 , 应承担许可事 实的举证责任。

典型案例 3  “peppapig及图"  商标无效宣告案

（1)  商标信息。

指定服务 :  广告" 替他人推销等

（2)  审理要点。

首先 ,  申请人  .Peppa.Pig"  角色形象表现形式独特 , 具有较强的独创性 ,  属于著作权法保护的美术作品 。  申请人提交的知识产权转让相关协议及  "Peppa.Pig"  美 术作品在美国的著作权登记证书 、作品图样等证据足以形成完整证据链 , 证明申请人 在先享有  "Peppa.Pig"  美术作品的著作权 。  中国与美国均为  《伯尔尼公约》  成员国 , 申请人在美国取得的著作权亦受中国著作权法的对等保护 。  其次 ,  系争商标的图形部 分与申请人享有著作权的涉案作品在构成要素 、表现形式 、设计细节等方面高度相近 , 给公众的视觉效果几无差异 ,  已构成著作权法意义上的实质性相似 。  再次 ,  申请人提 交的证据可以证明 , 在争议商标申请日期之前 , 众多国内媒体已对小猪佩奇系列图书 及游戏进行了报道 , 被申请人在争议商标申请日前完全有可能接触到申请人作品 。  本 案争议商标文字部分亦与申请人涉案作品动画角色名称完全相同 。  争议商标的申请注 册难谓巧合 。最后 , 被申请人未经申请人许可 。  综上 , 争议商标的申请注册损害了申 请人的在先著作权。

3.3  外观设计专利权

3.3.1  概   述

未经许可 , 将他人享有专利权的外观设计申请注册商标 , 致使在先外观设计专利 权人的利益可能受到损害的 , 应认定为对他人在先外观设计专利权的损害 ,  系争商标 应当不予核准注册或者予以无效宣告。

3.3.2  适用要件

(1)  在系争商标申请注册及使用之前他人已在先享有外观设计专利权 , 且该外观 设计专利权在保护期限内。

当事人应提交外观设计专利证书 、  年费缴纳凭据 、专利登记簿副本等证据材料证 明外观设计专利的授权公告日早于系争商标注册申请日及使用日。

(2)  系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆 , 致使在先专利权人的利 益可能受到损害 。在判断混淆可能性时 ,  既可以就系争商标与外观设计的整体进行比 对 , 也可以就系争商标的主体显著部分与外观设计的要部进行比对 。  外观设计专利中 的文字仅保护其特殊表现形式 , 其读音 、含义并不在专利权保护范围内。

(3)  系争商标的注册申请未经专利权人许可。

系争商标注册人主张系争商标的注册申请取得了外观设计专利权人许可的 , 应承 担许可事实的举证责任。

3.4  姓 名 权

3.4.1  概   述

未经许可 , 将他人的姓名申请注册商标 ,  给他人姓名权可能造成损害的 ,  系争商 标应当不予核准注册或者予以无效宣告。他人的姓名包括本名 、笔名 、艺名 、译名 、别名等。

"他人"  是指系争商标申请注册时在世的自然人 。  系争商标核准注册时自然人已不 在世的 , 不适用本规定。

3.4.2  适用要件

（1)  姓名具有一定的知名度 ,  与自然人建立了稳定的对应关系 , 在相关公众的认 知中 , 指向该姓名权人。

（2)  系争商标的注册给他人姓名权可能造成损害。

在个案中综合考虑姓名的知名程度以及系争商标指定的商品或者服务与姓名权人 知名领域的关联程度 , 具体确定该在先姓名权的保护范围。

明知为他人的姓名 , 却基于损害他人利益的目的申请注册商标的 , 应当认定为对 他人姓名权的损害。

（3)  系争商标的注册申请未经姓名权人许可。

系争商标注册人主张系争商标的注册申请取得了姓名权人许可的 , 应承担许可事 实的举证责任。

3.4.3  涉及姓名权保护的其他问题使用姓名申请注册商标 , 不符合上述姓名权保护适用要件 , 但误导公众 、妨害公 序良俗或者有其他不良影响的 , 依据  《 商标法》  第十条第一款第  （七)  项 、第  （八) 项的规定进行审查审理。

典型案例"  “屠呦呦"  商标无效宣告案

（1)  商标信息。

指定商品 3  眼镜等

（2)  审理要点。

申请人屠呦呦为药学家 , 在争议商标申请日之前已在中国公众中具有较高知名度 , "屠呦呦"  稳定指向申请人 。被申请人在未经申请人许可的情况下 , 将与申请人姓名完 全相同的文字  "屠呦呦"  作为争议商标进行注册 , 有可能使相关公众认为该商标指定 使用的眼镜等商品来源于申请人 ,  或来源于申请人授权的其他主体 。  因此 , 争议商标 的申请注册损害了申请人的在先姓名权。

3.5  肖 像 权

3.5.1  概   述

未经许可 , 将他人的肖像申请注册商标 ,  给他人肖像权可能造成损害的 ,  系争商 标应当不予核准注册或者予以无效宣告。

肖像是通过影像 、雕塑 、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。

"他人"  是指系争商标申请注册时在世的自然人 。  系争商标核准注册时自然人已不 在世的 , 不适用本规定。

3.5.2  适用要件

（1)  在相关公众的认知中 ,  系争商标图像指向该肖像权人。

将他人的肖像照片作为商标申请注册的 , 不以他人具有公众知名度为保护前提。

将他人的肖像画作为商标申请注册的 ,  系争商标图像应具有足以使相关公众识别 为特定自然人的特征 , 与该自然人之间形成了稳定的对应关系。

（2)  系争商标的注册给他人肖像权可能造成损害。

将他人的肖像照片作为商标申请注册的 , 不以容易使相关公众认为标记有该商标 的商品或者服务系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系为保护前提。

将他人的肖像画作为商标申请注册的 , 在个案中以系争商标的注册使用是否容易 使相关公众认为标记有该商标的商品或者服务系经过该自然人许可或者与该自然人存 在特定联系 , 具体确定该在先肖像权的保护范围。

明知为他人的肖像 , 却基于损害他人利益的目的申请注册商标的 , 应当认定为对 他人肖像权的损害。

（3)  系争商标的注册申请未经肖像权人许可。

系争商标注册人主张系争商标的注册申请取得了肖像权人许可的 , 应承担许可事 实的举证责任。

3.5.3  涉及肖像权保护的其他问题

使用肖像申请注册商标 , 不符合上述肖像权保护适用要件 , 但误导公众 、妨害公 序良俗或者有其他不良影响的 , 依据  《 商标法》  第十条第一款第  （七)  项 、第  （八) 项的规定进行审查审理。

典型案例"  “真英雄及图"  商标无效宣告案

（1)  商标图样。

指定商品 3 服装等

（2)  审理要点。

申请人系牙买加籍田径运动员 ,  多次打破短跑世界纪录 , 在比赛获胜后常以射箭 姿势作为其庆祝动作 。通过大量新闻报道 ,  申请人及其招牌庆祝动作在争议商标申请注册之前已经在中国公众当中具有较高知名度 。  争议商标中的人物形象和动作姿态容 易使相关公众将其认知为申请人及其招牌庆祝动作 , 从而误认为争议商标使用的服装 等商品系经过申请人许可或者与申请人存在特定联系 。  被申请人未经申请人许可 ,  申 请注册争议商标 , 损害了申请人的在先肖像权 , 争议商标予以宣告无效。

3.6  地理标志

3.6.1  概   述

将与在先地理标志相同或者近似的文字 、  图形等申请注册为商标 , 容易误导公众 , 致使在先地理标志权利人的利益可能受到损害的 ,  系争商标应当不予核准注册或者予 以无效宣告。

地理标志是指标示某商品来源于某地区 , 该商品的特定质量 、信誉或者其他特征 , 主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。

3.6.2  适用要件

（1)  系争商标申请注册时 , 地理标志已经客观存在。

（2)  系争商标的注册和使用容易误导公众 , 致使在先地理标志相关合法权益可能 受到损害 。应当综合考虑系争商标与在先地理标志的近似程度 , 地理标志客观存在情 况及其知名度 、显著性 、相关公众的认知 ,  系争商标注册申请人是否具有不当攀附地 理标志知名度的主观恶意等因素进行判断。

（3)  地理标志在系争商标申请注册时已经作为集体商标或者证明商标申请注册的 , 适用商标权保护有关规定 , 不适用本章规定。

（4)  系争商标中有商品的地理标志 , 若该商标已经善意取得注册 ,  即使商品并非 来源于地理标志所标示的地区 , 仍继续有效。

3.6.3  涉及地理标志保护的其他问题

对于商标与在先地理标志相同或者近似 ,  容易误导公众的 ,  当事人在商标异议、 评审程序中 ,  同时主张  《商标法》  第三十二条和  《商标法》  第十条第一款第  （七)  项 或者第十六条第一款 , 并符合相关适用要件的 , 优先适用第十条第一款第  （七)  项或 者第十六条第一款的规定。

3.7  有一定影响的商品或者服务名称 ◆ 包装 ◆ 装潢

3.7.1  概   述

将与他人有一定影响的商品或者服务名称 、包装 、装潢相同或者近似的文字 、  图 形等申请注册为商标 , 容易导致相关公众混淆 , 致使他人合法权益可能受到损害的 , 应当认定为对他人有一定影响的商品或者服务名称 、包装 、装潢的损害 ,  系争商标应 当不予核准注册或者予以无效宣告。

有一定影响的商品或者服务名称 、  包装 、  装潢是指 ,  并非仅由功能性形状构成 , 具有显著性 , 并且在系争商标申请注册之前已经具有一定知名度 , 相关公众能够以之 区分商品或者服务来源的标志。

3.7.2  适用要件

（1)  当事人主张在先权益的商品或者服务名称 、包装 、装潢在系争商标申请注册 之前已具有一定影响。

（2)  系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆或误认 , 致使在先有一定 影响的商品或者服务名称 、包装 、装潢权益可能受到损害。

应当综合考虑系争商标与商品或者服务名称 、包装 、装潢的近似程度以及系争商 标指定的商品或者服务与名称 、包装 、装潢有一定影响的商品或者服务的关联程度进 行判断。

（3)  他人有一定影响的商品或者服务名称 、包装 、装潢未申请注册为商标。

已作为商标申请注册的有一定影响的商品或者服务名称 、包装 、装潢适用商标权 保护规定 , 不适用本章规定。

典型案例"  "可立停"  商标无效宣告案

（1)  商标图样。

指定商品 3 成药、  医药制剂等

（2)  审理要点。

申请人早在1994 年已获得卫生部门批准使用  "可立停"  作为其磷酸苯丙哌林口服 液药品的商品名称 。  经过一定规模的实际使用 ,  在争议商标申请注册之前 ,  申请人 "可立停"  药品商品名称已经在相关公众当中具有一定影响 。被申请人与申请人均为药 品生产企业 , 争议商标注册使用在止咳类药品上 , 容易导致相关公众对商品来源产生 混淆 。  因此 , 争议商标的申请注册损害了申请人在先有一定影响的商品名称所享有的 民事权益 , 属于  《商标法》  第三十二条  "损害他人现有的在先权利"  所指情形。

3.8  其他应予保护的合法在先权益

3.8.1  概   述

除字号权 、姓名权 、  肖像权 、  著作权 、外观设计专利权 、有一定影响的商品或者 服务名称外的合法权利或者权益 ,  如作品名称权益 、作品中的角色名称权益等 。  作品 名称 、作品中的角色名称等在系争商标申请注册之前已具有较高知名度 , 作为商标使 用在相关商品或者服务上容易导致相关公众误认为其经过在先标志权益人许可或者与在先标志权益人存在特定联系 , 在先标志权益人提出主张的 ,  系争商标应当不予核准 注册或者予以无效宣告。

3.8.2  适用要件

（1)  在先权益归属明确 , 合法存续。

（2)  请求保护的在先标志具有较高知名度。

（3)  系争商标注册申请人主观上存在恶意。

（4)  系争商标使用在指定商品或者服务上容易导致相关公众误认为其经过在先标

志权益人的许可或者与在先标志权益人存在特定联系 。  此要件应当综合考虑系争商标 与在先标志的近似程度 、在先标志的知名程度和知名领域以及系争商标指定的商品或 者服务与在先标志知名领域的关联程度等因素。

典型案例∶ “哈利波特 Halibote及图”  商标无效宣告案

（1)  商标图样。

指定商品 ∶  医用营养食物、  营养补充剂、  婴儿食品、  婴儿奶粉、  婴儿尿裤、  婴儿 尿布、  人用药等

（2)  审理要点。

某娱乐公司对江川某商务有限公司注册的  " 哈利波特 Halibote及图"  商标提出无 效宣告请求 。本案在案证据显示 ,  申请人是  《 哈利 .波特》  系列电影的出品方 。  在争 议商标申请日前 ,《哈利 . 波特》  系列小说及电影已经在国内进行了广泛的宣传 、播 放 , 具有较高知名度 。  "哈利 .波特"  作为申请人电影作品中的主角名称也因此为相关 公众所熟知 , 其知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶 。  争议商标的显著识别文字 与申请人电影作品的主角名称  " 哈利 .波特"  相同 , 考虑到影视作品衍生商业市场广 泛 , 争议商标注册使用在  " 营养补充剂 、婴儿食品 、婴儿尿裤"  等商品上 , 容易使相 关公众误认为上述商品与申请人  《 哈利 .波特》  系列作品相关或者已经获得了申请人 授权 。  因此 , 争议商标的注册使用可能会不正当地借用申请人基于其作品主角名称的 知名度 , 损害申请人的在先合法权益。