第十五章 抢注他人已经使用 并有一定影响商标的审查审理

1  法律依据   《商标法》

第三十二条    申请商标注册 … … ,  也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并 有一定影响的商标。

2  释   义

上述规定是基于诚实信用原则 , 对已经使用并有一定影响的未注册商标予以保护 , 制止以不正当手段抢注的行为 , 弥补严格实行注册原则的不足。

未注册商标包括在系争商标申请日前未提出商标注册申请或者注册期满未续展丧 失商标专用权的商标。

3  适用要件

（1)  他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响;

（2)  系争商标与他人商标相同或者近似;

（3)  系争商标所指定的商品或者服务与他人商标所使用的商品或者服务原则上相 同或者类似;

（4)  系争商标申请人采取了不正当手段。是否构成本条款所指情形应对  " 一定影响"  的程度和  " 不正当手段"  的情形予以 综合考虑。

4  已经使用并有一定影响商标的判定

4.1  含   义

在先未注册商标通过商业宣传和生产经营活动 , 发挥了识别商品或者服务来源的 作用 , 并为中国一定范围的相关公众所知晓的 , 认定为  "已经使用并有一定影响" 。法律规定不得作为商标使用的标识 , 不能认定为  "已经使用并有一定影响的商标" 。 相关公众的判定参照本编第十章 5.1  "相关公众" 。

4.2  证据材料

证明未注册商标已经使用并有一定影响 , 可以提供下列证据材料:

(1)  该商标最早使用时间或持续使用情况等相关资料;

(2)  该商标所标示的商品或者服务的合同 、发票 、  提货单 、银行进账单 、进出口 凭据 、  电商平台交易单据或者交易记录等;

(3)  该商标所标示的商品或者服务的销售区域范围 、  销售量 、  销售渠道 、  方式、 市场份额等相关资料;

(4)  该商标的使用人在广播 、  电影 、  电视 、  报纸 、期刊 、  网络 、  户外等媒体发布 的商业广告 ,  以及上述媒体中所有涉及该商标的评论 、报道及其他宣传活动资料;

(5)  该商标所标示的商品或者服务参加展览会 、博览会 、拍卖等商业活动的相关 资料;

(6)  该商标的获奖等商誉资料;

(7)  其他可以证明该商标已经使用并有一定影响的资料。用以证明商标使用情况的证据材料 , 应当能够显示所使用的商标标识 、  商品或者 服务 、使用日期和使用人。

4.3  时    间

未注册商标原则上应当在系争商标申请日前已经在先使用并具有一定影响。

在系争商标申请日前虽曾使用并具有一定影响 , 但未持续使用的 , 还应对该商标 的影响力是否持续至系争商标申请注册日予以判定。

5  不正当手段的判定

系争商标申请人明知或者应知他人在先使用未注册商标存在而抢先注册的 , 判定 为采取了  "不正当手段" , 可综合考虑下列因素:

(1)  系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或合作关系 , 或者曾就达成上述 关系进行过磋商;

(2)  系争商标申请人与在先商标使用人共处相同地域或地缘接近 ,  或者属于同行 业竞争关系;

(3)  系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷 , 可知晓在先使用人商标;

(4)  系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系;

(5)  系争商标申请人与在先商标使用人具有亲属关系;

(6)  系争商标申请人利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣

传 , 胁迫在先使用人与其进行贸易合作 ,  向在先使用人或者他人索要高额转让费 、许 可使用费或者侵权赔偿金等行为;

(7)  他人商标具有较强显著性或较高知名度 ,  系争商标与之相同或者高度近似;

(8)  其他明知或者应知他人在先使用未注册商标存在的情形。

6  典型案例

案例一 "  “金鼎轩"  商标无效宣告案

（1)  商标信息。

指定服务 3 饭店等

（2)  审理要点。

本案中 ,  申请人提交了企业登记文件 、  报纸 、  杂志广告 、  报道 、  纳税证明 、互联 网网页等证据 , 基于餐饮服务特有的字号一般与商标同一 、  连锁经营 、地域性强等特 点 ,  申请人上述证据可以证明 , 在争议商标申请注册前 ,  "金鼎轩"  作为申请人连锁经 营酒楼字号及其提供的餐饮服务上的商标已具有一定影响 。  被申请人与申请人同处北 京地区 , 具有知悉申请人使用  " 金鼎轩"  的可能性 。且被申请人在争议商标获准注册 后 , 在没有取得餐饮业经营资格的情况下 , 利用该商标进行招商 ,  实质是利用申请人 商誉 ,  以收取加盟费和商标使用费的方式牟取利益 ,  主观意图 、  市场行为具有不正当 性 。争议商标的注册申请构成  " 以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响 的商标"  之情形。

案例二"  “陌陌"  商标无效宣告案

（1)  商标信息。

指定服务 3 安全保卫咨询、  交友服务等

（2)  审理要点。

本案中 ,  申请人提交的  《陌陌移动社交软件》  计算机软件著作权登记证书 、  陌陌 社交 App 使用证据  （包括线下推广活动资料 、  广告宣传 、媒体报道)  等证据可以证明 在争议商标申请注册日前 ,  申请人开发的  " 陌陌"  移动社交软件产品在交友服务上已 具有一定影响 。被申请人营业执照内容显示其主要从事计算机软件开发等服务 , 作为 同业竞争者 , 其对申请人在先使用并具有一定影响的  " 陌陌"  商标应当知晓 。  在此情 况下 , 被申请人在交友服务 、婚姻介绍服务上申请注册  " 陌陌"  商标难谓善意 , 争议 商标在该两项服务上的注册申请构成  " 以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一 定影响的商标"  之情形。

案例三: "苏醒灵"  商标无效宣告案

（1)  商标信息。

指定商品 3 兽医用药等商品

（2)  审理要点。

本案中 ,  申请人提交的科研项目合同 、成果报告等文件显示  " 眠乃宁"  " 苏醒灵" 专项课题于 1988 年立项 ,  1992 年通过专家鉴定 ,  1989 年其研发人员在  《 中国林副特 产》  等杂志上发表关于药理作用 、使用价值等内容的论文 , 受业内机构和专家肯定 , 荣获众多奖项 ,  以上证据反映出该商标最早使用时间及持续使用情况 ,  能够证明其在 相关公众中具有一定影响 。  被申请人的法定代表人曾与申请人就  " 苏醒灵"  兽药存在 购销关系 , 可以推定其作为同一地域的同行业者对申请人具有显著性的  " 苏醒灵"  标 识理应知晓 , 但仍申请注册争议商标 , 违反诚实信用原则 。  争议商标的注册构成  " 以 不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"  之情形。

案例四: "么上八上一"  商标无效宣告案

（1)  商标信息。

指定商品 3 止痒水等商品

（2)  审理要点。

本案中 ,  申请人提交的中国供应商网 、  网易等网站 、《 日本热销药图鉴》  等书籍对 申请人  " 么 上"  " 么 上心 上一"  驱蚊液 、  止痒药水等产品进行推介 , 把专门面向华语 地区销售的液体状  " 么 上 "  产品命名为  " 无比滴" , 表明在争议商标申请注册前 ,  申 请人上述商标在止痒药水等商品上在先使用且影响力已及于中国相关公众 。  被申请人 在产品销售中采用  " 日本无比滴"  " 国内授权版本"  等宣传语言 , 使用与申请人近乎 相同的产品包装 ,  由此推定其明知申请人商标的存在 , 有利用在先使用人有一定影响 商标的声誉和影响力进行误导宣传之嫌 。  综合考虑申请人在案证据及被申请人的恶意 情形 , 争议商标的注册申请构成  " 以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响 的商标"  之情形。