积极使用注册商标，并注意保留使用证据

商标法规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的。人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

本案中，原告燕京智汇公司提交的微信公众号截图等证据，不能证明涉案注册商标是否存在商标法意义上的真实、公开、合法的使用。同时原告也没有提交证据证明其因被诉侵权行为受到其他损失。据此，虽北京燕京公司实施了被诉侵权行为，但根据商标法第六十四条的规定，其可不承担赔偿责任。

未使用的商标因为没有实际使用，也就没有区分商品来源的功能，也并不会造成消费者认识混淆，危害较小。商标法第六十四条可以促进商标专用权的使用，并且有效防治恶意抢注。我们在商标注册成功后要积极使用注册商标，保留使用证据，为后续商标保护工作做好准备。

基本案情

案号：(2022)京民再72号

审理法院：北京市高级人民法院

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：北京燕京国际旅行社有限公司

再审被申请人（一审原告、二审被上诉人）：燕京智汇（北京）国际旅行社有限公司

一、一审

（一）诉讼请求

燕京智汇公司向一审法院起诉请求：一、判令北京燕京公司立即停止侵害涉案注册商标专用权的行为，停止在其经营的“燕京国旅”微信公众号上使用“燕京国旅”字样，停止在域名为fliggy.com的飞猪网上销售观光旅游服务产品、签证服务时使用“燕京国旅”字样；二、判令北京燕京公司在其“燕京国旅”微信公众号和北京晚报、经济日报、域名为sohu.com的搜狐网上发布不少于30日的声明，以消除影响；三、判令北京燕京公司赔偿燕京智汇公司经济损失30万；四、判令北京燕京公司支付燕京智汇公司合理费用2403元。

（二）一审法院认定事实：

1.涉案注册商标相关事实

2007年12月26日，案外人北京星际遨游商务服务有限公司申请注册涉案商标，核定使用范围为第39类，包括旅游陪伴、安排游艇旅行、观光旅游、安排游览、旅游安排、旅行座位预订、旅行预订、旅行社（不包含预订旅馆）；导游；货物贮存（截止）。2014年10月28日，燕京智汇公司成立。2015年12月20日，经国家工商行政管理总局商标局核准，燕京智汇公司依法受让该商标，有效期自2010年7月14日至2020年7月13日。

为证明涉案注册商标使用情况，燕京智汇公司向本院提交视频网站上发布的广告宣传片、盘锦市旅游发展委员会发布的《关于进一步推进智慧旅游景区建设的通知》、燕京智汇公司经营的“链景旅游”微信公众号中刊登的文章、燕京智汇公司宣传册、“燕京旅游”APP在徽州古城、沈阳故宫等景区的展示牌照片、部分与景区合作推广宣传的照片及截图、代理商会议物料，上述宣传片、通知、展示牌、文章等证据中，均包含“燕京旅游”字样。北京燕京公司认可上述宣传片等证据的真实性。此外，燕京智汇公司还提交与案外公司签署的推广“燕京旅游”品牌服务的合作协议及与部分旅游者签订的旅游合同。上述协议及合同中亦均使用了“燕京旅游”字样，北京燕京公司不认可上述协议及合同的真实性。

本案审理过程中，2019年3月22日，北京燕京公司以无正当理由不使用为由，向国家知识产权局申请撤销涉案商标。2019年9月27日，国家知识产权局作出商标撤三字[2019]第Y027839号关于第6477049号第39类“燕京旅游”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定，主要内容为：国家知识产权局受理后，要求燕京智汇公司提交2016年3月22日至2019年3月21日期间使用涉案注册商标的证据材料。国家知识产权局经审查后认为燕京智汇公司提供的商标使用证据有效，故决定驳回北京燕京公司撤销申请，涉案注册商标不予撤销。

2.北京燕京公司成立及经营情况相关的事实

1988年4月2日，经北京市旅游事业管理局批准，北京市燕京旅行社成立，2005年改制为北京燕京国际旅行社有限公司。北京燕京公司为证明其使用自身企业名称进行持续经营的情况，向法庭提交自2006年至2018年期间的专用发票或收据复印件，其中包括税务登记证收费、购买机票发票、电费发票、住房公积金汇缴书、银行记账回执、电子缴税付款凭证等。此外，北京燕京公司还提交2016年4月15日与南京途牛国际旅行社有限公司签订的《销售促进协议》复印件，及2017年6月1日与北京穷游天下科技发展有限公司签订的《穷游折扣商家入驻协议》复印件。上述票据及协议中，北京燕京公司使用其企业名称全称，并未单独使用“燕京”或“燕京国旅”等字样。

3.与被诉商标侵权行为相关的事实

微信公众号“燕京国旅”系北京燕京公司运营。公众号简介为“出境旅游地接批发服务商，定制旅游，商务|公务|展会|自驾|高尔夫|蜜月|亲子|游学，欧美澳一手单团地接批发（酒店|签证|用车|导游|行程优化），20+年出境服务运营，让同行放心的服务，让客人满意的接待品质。”该公众号中有欧洲、北美洲、大洋洲等多个地区旅行方面的文章。公众号中未显示关注人数及具体阅读、评论数量。燕京智汇公司主张北京燕京公司使用“燕京国旅”作为微信公众号名称的行为构成侵权。2018年8月17日，燕京智汇公司针对上述情况进行公证证据保全，并支付公证服务费2403元。北京燕京公司认可该证据真实性。

北京燕京公司在域名为fliggy.com的飞猪网站上开设有自营店铺，店铺名为“北京燕京国旅”。店铺首页顶部有“燕京国旅一对一，签证一对一”的宣传语，店铺页面显示有在售签证服务或产品的名称及价格，每种在售签证服务类别名称上均配有插图，配图上有“燕京国旅，一对一”字样。点击进入具体签证服务购买页面，显示有与在售服务列表上相同的图片，其上亦有“燕京国旅，一对一”字样。点击查看商品详情，显示“签证一对一”“燕京国旅一对一”“燕京国旅，全程一对一服务，协助您”字样。燕京智汇公司主张上述北京燕京公司使用“燕京国旅”字样的行为构成侵权。2019年3月11日，燕京智汇公司申请对上述情况进行公证证据保全。北京燕京公司认可该公证书公证内容的真实性。

北京燕京公司为证明其网站上提供的签证服务与涉案注册商标不属于相同及类似服务项目，向本院提交案外注册商标登记详情，详情显示代他人办理签证（法律服务）、为旅客代办与旅游相关的签证服务等服务项目属于第45类。

4.其他相关事实

燕京智汇公司在本案一审中主张公证费2403元，并提交相应发票。

在一审庭审中，燕京智汇公司表示其公司主营业务一方面为旅游景区信息化建设、手机导游智能化，另一方面为传统旅游服务，其中后者占业务比例约十分之一。

（三）一审法院判决

1.北京燕京公司立即停止侵害涉案注册商标专用权的行为，即停止在其经营的“燕京国旅”微信公众号上使用“燕京国旅”字样，停止在域名为fliggy.com的飞猪网上销售观光旅游服务产品、签证服务时使用“燕京国旅”字样；

2.北京燕京公司于一审判决生效之日起十日内赔偿燕京智汇公司经济损失50000元；

3.判令北京燕京公司于本判决生效之日起十日内支付燕京智汇公司合理费用2403元；

4.驳回燕京智汇公司其他的诉讼请求。

二、二审

（二）上诉请求

1.请求撤销一审判决；2.驳回燕京智汇公司的全部诉讼请求；3.判令燕京智汇公司承担诉讼费。

（二）二审提交证据，部分媒体对燕京智汇公司的宣传材料，链景旅行作为技术型企业拥有的知识产权，燕京智汇公司近况，燕京智汇公司股东“链景科技有限公司”近况以及燕京智汇公司曾经运营的网站、APP、微信公众号等近况。燕京智汇公司提交的证据有：商标撤三字[2019]关于第6477049号第39类“燕京旅游”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定、商评字[2020]第0000061265号关于第6477049“燕京旅游”商标无效宣告请求裁定书。

（三）二审法院认定事实

二审法院查明的事实与一审法院无异，对一审法院查明的事实，二审法院予以确认。

（四）二审判决

驳回上诉，维持原判。

三、再审

（一）再审请求

第一，燕京智汇公司在过去三年，没有真正使用过第6477049号商标（简称涉案注册商标），燕京智汇公司提交的有关证据，不足以证明涉案注册商标存在商法意义上的真实使用。在再审期间，涉案注册商标因连续三年未使用已被公告撤销，根据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第六十四条规定，北京燕京公司对燕京智汇公司不承担赔偿责任。第二，北京燕京公司的第40512149号“燕京国旅”商标已初步审定并公告注册，北京燕京公司有权继续使用“燕京国旅”商标。据此，请求撤销一审、二审判决，驳回燕京智汇公司的全部诉讼请求。

燕京智汇公司未答辩。

（二）再审法院对一、二审法院查明的事实，再审法院予以确认。

法院评析

一、二审法院

二审法院认为，本案的争议焦点为：一、北京燕京公司使用的“燕京国旅”是否构成对燕京智汇公司涉案商标“燕京旅游”的侵害；二、一审法院认定的经济损失数额是否合理。

首先，一审法院认定北京燕京公司使用的“燕京国旅”与涉案商标“燕京旅游”构成近似标识，以及被诉侵权行为与涉案注册商标核定使用范围构成类似服务的意见，并无不当，二审法院予以认可。关于北京燕京公司提出的其享有在先字号权的意见，二审法院认为，字号作为一种商业标识，只有通过在经营活动中的实际使用才能发挥其识别功能，进而才会产生相应商誉，成为应予保护的正当利益。结合本案一、二审在案证据，北京燕京公司并不能证明其在涉案注册商标申请前曾单独、突出使用“燕京”或“燕京国旅”字样，或通过正当合法的投资和使用，使得“燕京”字号本身负载了北京燕京公司的商誉及利益。因此，在案证据不能证明北京燕京公司合理使用其在先字号，一审法院关于北京燕京公司构成对涉案商标侵害的认定，处理正确。

其次，本案一、二审当中，双方当事人就燕京智汇公司是否使用涉案商标分别提交了证据，燕京智汇公司在一审当中提交的关于使用“燕京旅游”商标的证据足以证明其就涉案商标进行了使用，北京燕京公司在二审当中提交的证据不足以推翻燕京智汇公司就涉案商标进行了使用，一审法院认定燕京智汇公司就其注册商标的使用构成商标法意义上的使用并无不当。但在案证据并无法证明燕京智汇公司因涉案侵权行为所遭受的具体经济损失或北京燕京公司因涉案侵权行为所获的利益，一审法院综合考虑涉案注册商标显著性、影响力及价值，以及北京燕京公司字号“燕京”的取得时间，考虑北京燕京公司将国际旅行社缩写为“国旅”亦具有一定合理性等因素，同时考虑北京燕京公司在申请“燕京国旅”文字及图商标被驳回后，依旧使用“燕京国旅”的过错程度，并结合北京燕京公司使用“燕京国旅”字样提供的服务及北京燕京公司的销售情况，一审法院在法律规定的赔偿额范围之内，酌情确定赔偿金额为50000元，并无不当，二审法院予以确认。

二、再审法院

（一）北京燕京公司是否应当承担赔偿责任。

商标法第六十四条第一款规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

本案中，北京燕京公司对二审法院有关商标侵权的认定并无异议，但对二审法院未支持其三年不使用抗辩有异议。北京燕京公司再审期间主张燕京智汇公司的涉案注册商标在其一审起诉日期向前到推三年（即在2015年10月26日至2018年10月25日）未进行商标法意义上的使用，根据商标法第六十四条的规定，不应当承担赔偿责任。对此，本院认为，鉴于一审案件的立案日期为2019年1月7日，该日期为燕京智汇公司请求权基础的起算日期，故北京燕京公司主张涉案注册商标三年不使用抗辩的期间应当为2016年1月8日至2019年1月7日。

在此基础上，鉴于涉案注册商标在2016年3月22日至2019年3月21日三年期间内没有商标法意义上的使用，已于2021年8月27日被公告撤销，故判断北京燕京公司抗辩能否成立的关键在于判断燕京智汇公司在诉讼阶段提交的发生在2016年1月8日至2016年3月21日（简称指定期间）的使用证据，能否证明涉案注册商标是否存在商标法意义上的真实、公开、合法的使用。对于燕京智汇公司提交的微信公众号截图、燕京旅游app宣传册、荣誉证书、盘锦市旅游局、海南省旅游协会推广“燕京旅游”app的通知、景区照片、部分媒体广告、百度百科对燕京旅游的介绍、活动照片、燕京旅游与及景点部分合作协议等证据，其或者未在指定期间，或系其自制证据，或未提交履行证据佐证，不能证明存在商标法意义上的使用。此外，燕京智汇公司未提交证据证明其因被诉侵权行为受到其他损失。据此，虽北京燕京公司实施了被诉侵权行为，但根据商标法第六十四条的规定，其可不承担赔偿责任。二审判决对此认定有误，本院予以纠正。

（二）北京燕京公司是否应当停止在其经营的“燕京国旅”微信公众号上使用“燕京国旅”字样，停止在域名为fliggy.com的飞猪网上销售观光旅游服务产品、签证服务时使用“燕京国旅”字样。

（三）北京燕京公司是否应当承担合理支出。

本案中，鉴于在一审诉讼阶段燕京智汇公司主张的涉案注册商标尚处于合法有效状态，其针对被诉侵权行为进行公证证据保全，并提交公证费发票2403元，该合理支出的认定于法有据，本院予以支持。