第十章 复制 ● 摹仿或者翻译他人 驰名商标的审查审理

1  法律依据   《商标法》

第十三条   为相关公众所熟知的商标 , 持有人认为其权利受到侵害时 ,  可以依照 本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制 、  摹仿或者翻译他人未在中国注册的 驰名商标 , 容易导致混淆的 ,  不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制 、  摹仿或者翻译他人已经在中 国注册的驰名商标 , 误导公众 ,  致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的 ,  不予 注册并禁止使用。

第十四条   驰名商标应当根据当事人的请求 ,  作为处理涉及商标案件需要认定的 事实进行认定 。认定驰名商标应当考虑下列因素:

（一 )  相关公众对该商标的知晓程度;

（二)  该商标使用的持续时间;

（三)  该商标的任何宣传工作的持续时间 、程度和地理范围;

（四)  该商标作为驰名商标受保护的记录;

（五)  该商标驰名的其他因素。

在商标注册审查 、  管理商标工作的部门查处商标违法案件过程中 ,  当事人依照本 法第十三条规定主张权利的 ,  商标局根据审查 、  处理案件的需要 ,  可以对商标驰名情 况作出认定。

在商标争议处理过程中 ,  当事人依照本法第十三条规定主张权利的 ,  商标评审委 员会根据处理案件的需要 ,  可以对商标驰名情况作出认定。

在商标民事 、行政案件审理过程中 ,  当事人依照本法第十三条规定主张权利的 , 最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要 ,  可以对商标驰名情况作出认定。

生产 、  经营者不得将  “驰名商标.  字样用于商品 、  商品包装或者容器上 ,  或者用 于广告宣传 、展览以及其他商业活动中。

第四十五条第一款    已经注册的商标 ,  违反本法第十三条第二款和第三款 、  第十 五条 、  第十六条第一款 、  第三十条 、  第三十一条 、  第三十二条规定的 ,  自 商标注册之日起五年内 , 在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无 效 O  对恶意注册的 , 驰名商标所有人不受五年的时间限制 O

《商标法实施条例》

第三条   商标持有人依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的 ,  应当提交其 商标构成驰名商标的证据材料 O  商标局 、  商标评审委员会应当依照商标法第十四条的 规定 , 根据审查 、  处理案件的需要以及当事人提交的证据材料 ,  对其商标驰名情况作 出认定 O

2  释   义

驰名商标是知识产权领域重要的法律概念 。  驰名商标保护是  《 商标法》  的重要内 容之一 ,  即从保护驰名商标持有人利益和维护公平竟争及消费者权益出发 , 对可能利 用驰名商标的知名度和声誉 , 造成市场混淆或者公众误认 , 致使驰名商标持有人的利 益可能受到损害的商标注册行为予以禁止 , 从而为驰名商标提供相对于普通商标更为 有力的法律保护。

在商标异议案件审查和不予注册复审 、无效宣告案件审理中 ,  涉及请求驰名商标 保护的 ,  以本指南为原则进行个案判定。

3  驰名商标认定的原则

3.1  个案认定原则

首先 , 请求驰名商标保护的当事人  （以下简称当事人)  只有在具体的商标案件中 , 认为系争商标构成对其已为相关公众所熟知商标的复制 、摹仿 、  翻译并且容易导致混 淆或者误导公众 , 致使其利益可能受到损害时才可以提起驰名商标认定 。  其次 , 在需 要认定驰名商标的案件中 , 驰名商标的认定结果只对本案有效 。  曾被认定为驰名商标 的 , 在本案中可以作为驰名商标受保护的记录予以考虑。

3.2  被动保护原则

商标注册部门可以在具体的商标案件中应当事人的请求就其商标是否驰名进行认定 , 并在事实认定的基础上作出决定或裁决 。  当事人未主张驰名商标保护的 , 商标注 册部门不予主动认定。

3.3  按需认定原则

当事人商标确需通过认定驰名商标依据  《 商标法》  第十三条予以保护的 , 商标注 册部门可就其商标是否驰名进行认定 。  如果根据在案证据能够适用  《 商标法》  其他条 款对当事人商标予以保护的 ,  或系争商标的注册使用不会导致混淆或者误导公众 , 致 使当事人利益可能受到损害的 , 商标注册部门无须对当事人商标是否驰名进行认定。

3.4  诚实信用原则

当事人请求驰名商标保护应当遵循诚实信用原则 , 对所述事实及所提交证据材料 的真实性 、准确性和完整性负责 , 并书面承诺依法承担不实承诺的法律责任 。  当事人 若在国家企业信用信息公示系统和  " 信用中国"  网站被列人异常经营名录 、严重违法 失信名单 、失信联合惩戒对象名单 ,  以及近三年存在股权冻结 、欠税 、刑事犯罪等情 形的 , 不再对当事人商标是否驰名进行认定。

4  适用要件

4.1  《商标法》  第十三条第二款的适用要件适用  《商标法》  第十三条第二款须符合下列要件:

（1)  当事人商标在系争商标申请日前已经驰名但尚未在中国注册;

（2)  系争商标构成对当事人驰名商标的复制 、摹仿或者翻译;

（3)  系争商标所使用的商品或者服务与当事人驰名商标所使用的商品或者服务相 同或者类似;

（4)  系争商标的注册或者使用 , 容易导致混淆。

4.2  《商标法》  第十三条第三款的适用要件

适用  《商标法》  第十三条第三款须符合下列要件:

（1)  当事人商标在系争商标申请日前已经驰名且已经在中国注册;

（2)  系争商标构成对当事人驰名商标的复制 、摹仿或者翻译;

（3)  系争商标所使用的商品或者服务与当事人驰名商标所使用的商品或服务不相 同或者不相类似;

（4)  系争商标的注册或者使用 , 误导公众 , 致使当事人的利益可能受到损害。

5  驰名商标的判定

驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标。

5.1  相关公众

相关公众包括但不以下列情形为限:

（1)  商标所标示的商品或者服务的消费者;

（2)  商标所标示的商品的生产者或者服务的提供者;

（3)  商标所标示的商品或者服务在经销渠道中所涉及的经营者和相关人员等。

5.2  考虑因素

认定是否构成驰名商标 , 应当视个案情况综合考虑下列各项因素:

（1)  相关公众对该商标的知晓程度;

(2)  该商标使用的持续时间;

(3)  该商标的任何宣传工作的持续时间 、程度和地理范围;

(4)  该商标作为驰名商标受保护的记录;

(5)  该商标驰名的其他因素。

5.3  相关证据

认定驰名商标可以根据下列证据予以综合判定:

(1)  该商标所使用的商品或者服务的合同 、发票 、  提货单 、银行进账单 、进出口 凭据 、  网络电商销售记录等相关材料;

(2)  该商标所使用的商品或者服务的销售区域范围 、  销售网点分布及销售渠道、 方式的相关材料  (包括传统经营方式和非传统经营方式);

(3)  涉及该商标的媒体广告 、评论 、报道 、排名及其他宣传活动材料  ( 包括传统 媒体和非传统媒体);

(4)  该商标所使用的商品或者服务参加展览会 、博览会的相关材料;

(5)  该商标的最早使用时间和持续使用情况的相关材料;

(6)  该商标在中国及其他国家   地区的注册证明;

(7)  该商标被认定为驰名商标并给予保护的相关法律文件 ,  以及该商标被侵权或 者假冒的情况;

(8)  具有资质的会计师事务所出具的使用该商标的商品或者服务的销售额 、利润、 纳税等经营情况的财务审计报告以及广告投放情况的广告审计报告;

(9)  具有公信力的权威机构公布的使用该商标的商品或者服务的销售额 、利税额、 产值的统计及市场占有率 、  广告额统计等 , 例如统计部门出具的统计证明 、税务部门 出具的纳税证明等;

(10)  使用该商标的商品或者服务在全国同行业中的排名或市场占有率 。  国家行业 主管部门的证明 、  国家行业主管部门官方公开数据 、  在民政部登记的全国性行业协会 公开或半公开的数据及出具的证明 、权威评价机构的评价等能够证明行业排名或市场 占有率的材料均可以作为证据;

(11)  使用该商标的商品或者服务获得国家发明专利的情况以及当事人自主创新的 其他情况;

(12)  使用该商标的商品或者服务的技术作为国家标准 、行业标准的情况;

(13)  该商标获奖情况;

(14)  其他可以证明该商标知名度的材料。

5.4  认定驰名的其他证据要求

(1)  该商标使用商品或者服务的销售 、经营情况应当有销售合同 、  发票等有效证 据支持 。  当事人应提供销售合同或销售发票等证据证明该商标使用商品或者服务已在 多省  ( 自治区 、直辖市)  销售 、经营。

证明当事人经济指标的企业年度报告或者上市公司的上市年报应提交原件或经公 证的复印件 。纳税额应当有税务机关出具的纳税证明原件 、  经公证的纳税证明复印件 或经公证的电子版纳税证明打印件支持。

（2)  当事人应提交该商标的广告合同 、发票 、广告载体等证据 , 用以证明该商标 宣传的广告费用 、形式载体 、持续时间 、覆盖范围等情况。

（3)  上述证据原则上以系争商标申请日之前的证据为限 , 该商标为未注册商标的 , 应当提供证明其持续使用时间不少于五年的证据材料; 该商标为注册商标的 , 应当提 供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。

（4)  当事人提交的域外证据材料 , 应当能够据以证明该商标为中国相关公众所 知晓。

对请求认定该商标为驰名商标的 , 不能满足上述全部条件 , 但当事人已提交的在 案证据能够证明该商标在市场上确实享有较高声誉 ,  足以认定为驰名商标的 , 也可以 认定。

驰名商标的认定 , 不以该商标在中国注册 、  申请注册或者该商标所使用的商品或 者服务在中国实际生产 、销售或者提供为前提 , 该商标所使用的商品或者服务的宣传 活动 , 亦为该商标的使用 , 与之有关的材料可以作为判断该商标是否驰名的证据。

（5)  用以证明该商标持续使用的时间和情况的证据材料 , 按照商业惯例 , 应当能 够显示所使用的商标标识 、商品或者服务 、使用日期和使用人。

（6)  当事人请求驰名商标保护应当遵循诚实信用原则 , 并对事实及所提交的证据 材料的真实性负责 。对于当事人提交虚假材料或者有不良企业信用记录的 , 不予认定。

5.5  驰名商标持有人再次请求驰名商标保护

请求保护的商标具有曾被作为驰名商标受保护记录的 ,  如驰名商标持有人已提交 该商标作为驰名商标予以保护时的驰名状态延及本案的证据 , 其再次请求驰名商标保 护的范围与已被作为驰名商标予以保护的范围基本相同 , 且对方当事人对该商标驰名 无异议 , 或者虽有异议 , 但异议理由和提供的证据明显不足以支持该异议的 ,  可以根 据该保护记录 , 结合相关证据 , 给予该商标驰名商标保护。

6  复制 ◆ 摹仿或者翻译他人驰名商标的判定

6.1  复   制

复制是指系争商标与他人驰名商标相同。

6.2  摹   仿

摹仿是指系争商标抄袭他人驰名商标 , 沿袭他人驰名商标的显著部分或者显著特征。

驰名商标的显著部分或者显著特征是指驰名商标赖以起主要识别作用的部分或者 特征 , 包括特定的文字 、字母 、数字或者其组合方式及字体表现形式 、  特定图形构成 方式及表现形式 、特定的颜色组合等。

6.3  翻   译

翻译是指系争商标将他人驰名商标以不同的语言文字予以表达 , 且该语言文字已 与他人驰名商标建立对应关系 , 并为相关公众所熟知或习惯使用 ,  或者易使相关公众 误认为该语言文字与他人驰名商标具有相当程度的联系。

7  混淆 令 误导可能性的判定

7.1  混淆 令 误导的主要情形

混淆 、误导主要包括以下情形:

（1)  相关公众对商品或者服务的来源产生误认 , 认为标识系争商标的商品或者服 务系由驰名商标所有人生产或者提供;

（2)  使相关公众联想到标识系争商标的商品的生产者或者服务的提供者与驰名商 标所有人存在某种联系 , 如投资关系 、许可关系或者合作关系;

（3)  足以使相关公众认为系争商标与他人驰名商标具有相当程度的联系 ,  而减弱 驰名商标的显著性;

（4)  系争商标的注册使用可能贬损驰名商标的市场声誉;

（5)  系争商标的注册使用可能不正当利用驰名商标的市场声誉。

7.2  混淆 令 误导的判定要件混淆 、误导的判定不以实际发生混淆 、误导为要件 ,  只需判定有无混淆 、误导的 可能性即可。

7.3  混淆 令 误导可能性判定的考虑因素混淆 、误导可能性的判定 , 应当综合考虑下列各项因素:

（1)  系争商标与他人驰名商标的近似程度;

（2)  他人驰名商标的独创性;

（3)  他人驰名商标的知名程度;

（4)  系争商标与他人驰名商标各自使用的商品或者服务的关联程度;

（5)  其他可能导致混淆 、误导的因素。

8  恶意注册的判定

复制 、摹仿或者翻译他人驰名商标申请注册的 ,  自该商标注册之日起五年内 , 驰 名商标所有人或者利害关系人可请求宣告该系争商标无效 , 但对属于恶意注册的 , 驰 名商标所有人请求宣告系争商标无效不受五年的时间限制。

判定系争商标申请人是否具有恶意可考虑下列因素:

（1)  系争商标申请人与驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系;

（2)  系争商标申请人与驰名商标所有人共处相同地域或者双方的商品或者服务有

相同的销售渠道和地域范围:

(3)  系争商标申请人与驰名商标所有人曾发生其他纠纷 , 可知晓该驰名商标:

(4)  系争商标申请人与驰名商标所有人曾有内部人员往来关系:

(5)  系争商标申请人注册系争商标后具有以牟取不当利益为目的 , 利用驰名商标

的声誉和影响力进行误导宣传 , 胁迫驰名商标所有人与其进行贸易合作 ,  向驰名商标 所有人或者他人索要高额转让费 、许可使用费或者侵权赔偿金等行为:

(6)  驰名商标具有较强独创性:

(7)  其他可以认定为恶意的情形。

9  典型案例

案例一 "  “外研社"  商标异议案

(1)  商标信息。

                                                        被异议商标                                                            引证商标

                                                指定商品 :  游戏器具、  纸牌等                            使用商品 :  书籍、  印刷出版物等

(2)  审查要点。

本案中 , 异议人提交的经济指标列表 、财务审计报告及纳税证明 、产品销售发票  复印件 、行业主管部门出具的分析报告 、所获荣誉和奖项 、媒体报道等证据可以证明 ,  异议人在先注册并使用在  " 书籍 、  印刷出版物"  商品上的  " 外研社 F0REICN . LAN. CUACE.TEACHINC.AND.REsEARCH .PREss 及图"  商标在被异议商标申请注册  之前经长期使用与广泛宣传已具有较高知名度 ,  为相关公众所熟知 。  被异议商标  " 外  研社"  与异议人商标文字  "外研社"  文字组合完全相同 。  被异议商标指定使用的  " 游  戏器具 、纸牌"  等商品与异议人商标主要使用的  "印刷出版物"  等商品同属文体用品 ,  销售渠道 、消费群体均有重合 。  因此 , 被异议商标的申请注册已构成对异议人商标的  抄袭和摹仿 , 易误导公众 , 致使异议人的利益可能受到损害 , 违反了  《 商标法》  第十  三条第三款的相关规定。

案例二"  “sKECHERs"  商标异议案

(1)  商标信息。

                                                     被异议商标                                                              引证商标

                                       指定商品 : 剃须刀、  剪刀等                    使用商 品 :  男 人 、  女人和小 孩 的 鞋 ;  男人、  女人和小孩的衣服等

（2)  审查要点。

本案中 , 异议人提交的年度财务报告 、销售收人专项审计报告 、完税证明 、  广告 宣传资料 、  国内外媒体相关报道等证据可以证明 , 异议人注册并使用在  " 男人 、  女人 和小孩的鞋"  等商品上的  "sKECHERs"  商标在被异议商标申请注册之前经长期使用 与广泛宣传已具有较高知名度 ,  为相关公众所熟知 。  被异议商标字母构成与异议人商 标完全相同 。被异议商标指定使用的  " 剃须刀"  等商品与异议人商标主要使用的  " 男 人 、女人和小孩的鞋"  等商品均属于日常消费品 ,  消费群体存在重合 。  因此 , 被异议 商标的申请注册已构成对异议人驰名商标的复制 ,  易误导公众 , 致使异议人的利益可 能受到损害 , 违反了  《商标法》  第十三条第三款的相关规定。

案例三"  “酷狗 KuGou"  商标无效宣告案

（1)  商标信息。

                                                         争议商标                                                       申请人未注册商标

                                             指定服务: 提供卡拉 0K服务等                             使用服务: 提供在线音乐  （非下载)

（2)  审理要点。

本案中 ,  申请人提交的行业协会出具的证明 、纳税金额证明 、宣传使用合同及发 票等证据可以证明 ,  在争议商标申请日前 ,  经过申请人多年的使用和宣传 ,  申请人 "酷狗"  商标在  "提供在线音乐  （非下载)"  服务上已构成驰名商标 。  争议商标完整包 含  "酷狗"  二字 , 其他要素又是  "酷狗"  对应的汉语拼音 ,  与申请人  " 酷狗"  商标高 度近似 。争议商标指定使用的  " 提供卡拉 0K服务"  等服务与申请人商标主要使用的 服务在服务对象 、服务内容和特点上高度相近 。  因此 , 争议商标的注册易使相关公众 认为其提供者与申请人之间具有某种关联关系 , 从而容易导致混淆 , 损害申请人利益 , 违反了 2001 年  《商标法》  第十三条第一款的相关规定。

案例四"  “施革洛及图"  商标无效宣告案

（1)  商标信息。

                                                争议商标                                                                  引证商标

                                            指定服务: 婚纱摄影等                                                    指定商品:  宝石等

（2)  审理要点。

《商标法》  第四十五条第一款规定 ,  申请人以  《 商标法》  第十三条之规定宣告争 议商标注册无效的期限为自商标注册之日起五年内 , 但对恶意注册的 , 驰名商标所有 人不受五年的时间限制 。本案中 , 根据申请人提交的证据以及商标注册部门查明的事 实可知 , 在争议商标申请注册之前 ,  申请人的  . 施华洛世奇"  . 施华洛"  等品牌通过 数十家国内知名报刊 、  网站等媒体进行了大量的宣传报道 。  且引证商标在人民法院相 关判决书中已被认定已为相关公众所熟知 , 在原商标评审委员会作出的多件无效宣告 裁定中亦有此认定 。故本案认定引证商标指定使用在  . 宝石"  商品上已为相关公众所 熟知 , 争议商标构成对引证商标的复制 、摹仿; 争议商标核定使用的  . 婚纱摄影"  等 服务与引证商标核定使用的  . 宝石"  等商品存在一定关联性; 且在多件无效宣告裁定 中亦有认定被申请人在实际使用中具有攀附申请人高知名度商标的主观故意 ,  已在法 院生效判决中予以确认; 故争议商标虽已注册满五年 , 但其使用在指定服务上易使消 费者误认为其指定服务来源于申请人或与申请人之间存在密切关联 , 损害申请人权益。 因此 , 争议商标的注册违反了 2001 年  《商标法》  第十三条第二款的相关规定。

案例五"  “ "  商标异议复审案

（1)  商标信息。

                                                   被异议商标                                                                引证商标

                                            指定商品 ∶ 人用药等                                                       指定商品 ∶ 服装等

（2)  审理要点。

本案中 ,  申请人的引证商标经其长期 、广泛的使用与宣传 ,  已经形成了极高知名 度和广泛的影响 , 为社会公众广为知晓 。依据修改后的  《 商标法》  第十四条 ,  可以认 定引证商标为  .服装 、鞋 、  帽"  商品上的驰名商标 。  被异议商标与申请人具有独创性 的引证商标均为纯图形商标 , 整体视觉效果相近 , 虽然被异议商标指定使用的  . 人用 药"  等商品与申请人引证商标核定使用的  . 服装"  等商品关联性不强 , 但鉴于申请人 引证商标已为社会公众广为知晓 , 被异议商标申请注册在  . 人用药"  等商品上 ,  易误 导公众并损害申请人驰名商标的利益 。  因此 , 被异议商标的申请注册违反了  《 商标法》 第十三条第三款的相关规定。