商标注册了就合法？注册后侵权性质就改变了？

——鲁沃夫纠纷案揭示背后关键问题

今天给大家介绍一个典型案例——最高法院审理的(2010)民申字第1468号：鲁沃夫公司（TheRuhofCorporation）与北京鹊翔医疗科技有限责任公司（以下简称鹊翔公司）侵犯商标专用权和不正当竞争纠纷一案，这个案子既不是指导性案例，也非参考性案例，但典型性、论理性，仍极具参考价值。

这个案子的典型性主要体现在回答了这几个重要问题：1）贡献度与商标归属的关系问题；2）外文商标与中文商标近似性判断的问题；3）商标被核准注册之后，对该商标的使用是否具有合法性问题；4）商标被核准注册之前与核准注册之后，民事侵权诉讼与商标确权程序的衔接问题。换句话说，商标被核准注册之后，是否属于民事受案范围，法院是否有权对注册前和注册后的争议一并进行审查的问题。

一、基本案情：

简单梳理一下：

（1）2004年7月1日，鲁沃夫公司与鹊翔公司达成协议，由鹊翔公司作为鲁沃夫公司商品的中国独家代理商，经销鲁沃夫公司生产或其名下的医用清洗剂类商品。合作期间，鹊翔公司在2005年至2007年《中国护理管理》、《现代医院》、《中华护理杂志》、《中华医院感染学杂志》、《中国感染控制杂志》、《中国实用护理杂志》、《护理学杂志》、《四川省第三次会员代表大会文件汇编》、《第53届中国国际医疗器械春季博览会（2005哈尔滨）会刊》等期刊以及其他资料中宣传对其是鲁沃夫公司的清洗剂类商品总代理、独家代理。

（2）2005年4月26日，福朗飞华公司向商标局申请在第3类商品上注册“鲁沃夫”商标，申请核定使用的商品包括清洁制剂、去污剂等。2008年3月，经核准，福朗飞华公司将“鲁沃夫”商标转让给鹊翔公司。2008年6月，经核准，鹊翔公司又将“鲁沃夫”商标转让给医洁福公司。2008年7月30日，医洁福公司授权鹊翔公司独占使用“鲁沃夫”商标。对该商标，鲁沃夫公司已经提出撤销注册申请。

（3）2006年5月7日，鲁沃夫公司经核准注册了“RUHOF”商标，核定使用商品为第3类清洁制剂等商品上。鲁沃夫公司在申请及被核准时，登记填写的企业名称是“如欧佛公司”。2007年10月18日，经鲁沃夫公司申请，权利人名称变更为“鲁沃夫公司”。

（4）2007年9月开始，鲁沃夫公司与鹊翔公司之间的代理关系终止。之后，鹊翔公司开始代理其他进口商的同类商品，其商品上仍标注了“鲁沃夫”商标。

二、法院的审理

本案历经一审（北京二中院）、二审（北京高院）、再审（最高法院）最终才尘埃落定。

一审北京二中院认为：1）一个是中文，一个是英文，二者从文字的字形、含义的角度不具有可比较性。虽然“RUHOF”的发音与“鲁沃夫”有一定的相似程度，但是，由于对英文名称的翻译不具有唯一性的特点，“RUHOF”不是必然要被翻译为“鲁沃夫”。通过鲁沃夫公司的商标申请文件可以看出，“RUHOF”还可以从发音上被翻译成“如欧佛”。在鲁沃夫公司和鹊翔公司合作期间，虽然“RUHOF”与“鲁沃夫”同时出现在一件商品上达三年之久，但是首先将“RUHOF”与“鲁沃夫”对应起来使用的是鹊翔公司，鲁沃夫公司没有提供与之相反的证据，双方在合作协议中也没有对此问题作出约定，因此作为代理商，鹊翔公司的使用行为与鲁沃夫公司无关。另外，鲁沃夫公司最早将“RUHOF”与“鲁沃夫”对应起来使用的时间出现在2007年10月，此时双方已不再合作

翻译成白话就是：“RUHOF”的翻译不具有唯一性，你自己还翻译译成过“如欧佛”：首先使用“鲁沃夫”是鹊翔公司，首次将“RUHOF”与“鲁沃夫”对应起来使用的是也鹊翔公司，鹊翔公司的使用行为与鲁沃夫公司无关，综上所以二者不近似。也就同时实质的认为“鲁沃夫”是鹊翔公司创造并使用，与鲁沃夫公司无关，自然商标民事权益也与之无关。

二审北京高院则认为，“RUHOF”的发音与“鲁沃夫”有一定的相似性，且鹊翔公司以鲁沃夫公司总代理的名义将“RUHOF”与“鲁沃夫”一起宣传使用，那么结束合作后的继续使用，容易造成消费者误认为该商标来源于鲁沃夫公司或与之有特定关联，因此，认为一审认为“RUHOF”与“鲁沃夫”不近似、不侵权是错误的。这里面暗含着将中文“鲁沃夫”商标权益又改判给了鲁沃夫公司。

再审最高法院：

1）关于贡献度与商标归属的关系问题，即鹊翔公司首先使用中文“鲁沃夫”以及对该商标权益的产生贡献巨大，那么商标权益归属鹊翔公司还是鲁沃夫公司的问题。

最高法院首先肯定了二审北京高院对于中文“鲁沃夫”商标权益归属的观点，不再是暗含，而是明确指出中文“鲁沃夫”商标权益归属鲁沃夫公司，理由如下：鹊翔公司在合作期间一直是以鲁沃夫公司中国总代理的名义在使用“RUHOF”和“鲁沃夫”商标，对鹊翔公司使用“鲁沃夫”商标的所产生的法律后果和民事权益，应当归于鲁沃夫公司。也就是说，在本案双方的商业代理关系存续期间，鹊翔公司对“鲁沃夫”商标的使用应当被视为鲁沃夫公司对该商标的使用。就相关公众的认知而言，“鲁沃夫”商标也显然是用以指代鲁沃夫公司使用“RUHOF”商标的产品或者鲁沃夫公司本身。意思就是说，虽然中文“鲁沃夫”是鹊翔公司首次使用，其也为该商标作出了巨大且主要的贡献，但这些都是鹊翔公司以鲁沃夫公司总代理的名义实施的，所以对“鲁沃夫”的使用，视为鲁沃夫公司对“鲁沃夫”的使用，该商标权益自然归属于鲁沃夫公司。

2）关于外文商标“RUHOF”与中文“鲁沃夫”商标近似性判断的问题

厘清了中文“鲁沃夫”商标归属问题，二者的近似性判断也就顺理成章了。最高法院的观点与二审北京高院没有区别。　

3）商标被核准注册之后，对该商标的使用是否具有合法性问题，即“鲁沃夫”核准注册后，鹊翔公司对其使用是否就变得合法了？

最高法院认为：一种构成对在先民事权利的侵犯的行为，除非法律另有明确例外性规定，不能因获得某种形式上、程序上所谓的合法授权而改变其侵权行为的性质。对于在获得所谓的合法授权之前就存在的行为，已经可以认定构成对他人民事权利侵犯的，更不能因其事后获得所谓的合法授权而改变其侵权行为的性质，行为人不能因此就可以逃避其应当承担的侵权民事责任，更不能因此而继续进行有关侵权行为。简而言之就是，商标被核准注册，也改变不了注册前行为侵权的性质，即并非自核准注册时，侵权行为就变成“合法行为”了，即使注册了，侵权行为仍是侵权行为，注册行为徒有其表，改变不了侵权本质。

4）商标被核准注册之前与核准注册之后，民事侵权诉讼与商标确权程序的衔接问题

对此，最高法院认为：因侵犯在先民事权利包括在先的注册商标专用权而发生的争议属于民事争议，人民法院对于该民事争议进行受理、审查和裁判，符合民事诉讼的基本要求和民事诉讼法的规定，并无不当。对那些实际使用行为在先而获得商标注册在后的被诉侵权行为，人民法院可以直接受理并对获得商标注册前后的全部被诉侵权行为一并作出审查判断。如果不允许人民法院对获得商标注册前后的全部被诉侵权行为一并作出审查判断，必然会导致对权利人民事权利救济的不及时和对侵权人规避侵权责任的放纵。

三、律师点评

本案未能入库为指导性案例或参考性案例，实属有点遗憾。本案对于“贡献度与商标归属的关系问题”、“商标被核准注册之后，对该商标的使用是否具有合法性问题”和“商标被核准注册之前与核准注册之后，民事侵权诉讼与商标确权程序的衔接问题”三个问题的回答和论理，极具指导意义。其中的某些观点，如“商标被核准注册之后，对该商标的使用是否具有合法性问题”，与之后的上海知产法院审理的“悉能”案（<2017>沪73民终299号）和北京知产法院审理的亚马逊销售“乔丹”鞋案（<2020>京73民终1506号）的观点不谋而合，进而印证了虽未入库为指导性案例或参考性案例，仍可成为类似案件的重要参考！收藏以备之。

案例是“活的法律”，最高法院的案例，无论是否入库为指导性案例或参考性案例，对于全国的法院和法律工作者也具有非常重要的参考意义。